第71期丨主题名称一般应认定为对专利技术方案保护范围具有总括性并对技术方案的适用领域具有限定作用

欢迎光临  精品案例  栏目

精选最高法院指导性案例、公报案例、上海法院精品案例等高质量案件，深度解读、理性分析。

编者按

在审理发明专利权纠纷案件中，是否赋予主题名称以某种技术特征，各国各地法律规定不一，本期推荐案例认为主题名称是前序的一部分，本质上系专利权客体的名称，其本身并不是具体的技术特征，而是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象和概括，是对专利技术方案的命名。主题名称的限定作用与前序的限定作用不能一概而论，由技术特征组合而成的技术方案难以脱离主题名称确定的技术领域而独立存在，因此主题名称一般应当认定具有限定专利技术方案保护范围的作用。但这种限定是总括性的限定，是对技术方案适用领域的限定，而非技术特征的限定作用，因此不应有等同理论适用的空间，该案入选最高法院2018年50件知识产权典型案例，该案审理思路对于类似案件具有参考意义。

↓↓收听语音版请点击播放↓↓

语音版

主题名称一般应认定为对专利技术方案保护范围具有总括性并对技术方案的适用领域具有限定作用

——胡某诉摩拜公司侵害专利权纠纷案

裁判

要点

权利要求前序部分包括主题名称和现有技术共有技术特征，前序的限定作用与主题名称的限定作用并非完全一致。主题名称是前序的一部分，是对专利技术方案的命名，实质上是专利权客体的名称，其本身不是技术特征。鉴于专利技术方案难以脱离主题名称确定的技术领域而独立存在，应认为主题名称具有限定专利权保护范围的作用，但此限定系对技术方案适用领域的总括性限定，而非对技术特征起某种限定作用。

案情

涉案专利为“一种电动车控制系统及其操作方法”的发明，专利权人为原告胡某。涉案专利权利要求1为：“一种电动车控制系统，其特征在于：由微型摄像头、图形解码器、存储器及二维码比对器构成二维码识别器，微型摄像头与图形解码器电连接，图形解码器和存储器同时与二维码比对器电连接，二维码比对器对存储器储存的二维码数据与图形解码器解码的微型摄像头拍摄的图像数据比对并发给控制器，比对信号一致时控制器控制电动车的启动或/和多媒体播放，比对信号不一致时控制器控制防盗报警器报警。”涉案专利说明书记载了涉案专利的技术领域：“本发明属于电动车技术领域，特指一种电动车控制系统及其操作方法。”涉案专利说明书记载了涉案专利的发明目的：“本发明的目的是提供一种电动车控制系统及其操作方法，使用者可将存储在手机中的二维码图像对准摄像头，便可实现电动车的完全解锁，提升了防盗的性能，免去了使用者需携带钥匙启动的麻烦。”涉案专利证书记载的对比文件包括一项名称为“基于二维码的自行车防盗及查询管理系统和方法”（发明专利公开号为CN101188014A）的专利文件。涉案专利说明书附图1显示在比对成功或者失败两种情形下，分别发送指令使得电动车启动或者防盗报警。涉案专利权利要求3系对应于权利要求1的方法专利。

被告摩拜（北京）信息技术有限公司（以下简称摩拜公司）运营的摩拜单车上安装了带锁控制器的锁具,车身上设置有两个二维码。被控侵权的摩拜单车锁控制系统由摩拜单车上的锁具、摩拜公司运营的云端服务器、带摄像头的手机、安装在手机上的摩拜单车应用程序共同构成（简称被控侵权产品）。胡某认为被控侵权产品落入涉案专利权保护范围，请求判令摩拜公司停止侵害并赔偿损失50万元。

审判

一审上海知识产权法院将胡某主张保护的权利要求和被控侵权技术方案作了全面比对，就专利权利要求记载的“一种电动车控制系统”“二维码识别器”、二维码识别器组件之间的“电连接”、“比对信号不一致时控制器控制防盗报警器报警”等四个方面详述了比对意见，判定两者之间除主题名称“一种电动车控制系统”之外的其他三个技术特征既不相同也不等同，被控侵权技术方案没有落入涉案专利权保护范围，判决驳回胡某全部诉讼请求。

胡某不服判决，提起上诉。二审上海市高级人民法院认为，一审法院就“二维码识别器”、二维码识别器组件之间的“电连接”、“比对信号不一致时控制器控制防盗报警器报警”等三个技术特征所作的比对意见，认定事实清楚，说理充分，予以确认。关于权利要求1记载的主题名称“一种电动车控制系统”的限定作用，二审判决认为主题名称作为前序的一部分，在确定保护范围时具有限定作用，在侵权比对时应当予以考虑。据此，上海市高级人民法院判决驳回上诉、维持原判。

评析

关于主题名称的限定作用如何理解，本案一、二审判决有一定差异。一审判决认为，“电动车”为涉案专利主题名称的组成部分，描述了涉案专利的使用方式，对涉案专利权的保护范围具有限定作用，但实际的限定作用应结合“电动车”对于涉案专利产生的影响进行判断。首先，涉案“一种电动车控制系统”是一种锁装置的产品专利，“电动车”并非该锁装置的组成部分。其次，“电动车”不是涉案专利技术方案的前提和基础，涉案专利技术方案可以完全脱离电动车实施。再次，涉案专利在申请时并未将限定在电动车技术领域作为获得新颖性或者创造性的理由。最后，涉案专利文本将一项自行车技术领域的发明专利申请列为对比文件。因此，就涉案专利应用方式而言，将涉案专利应用于自行车技术领域，是本领域普通技术人员无需创造性的劳动就能够联想到的，摩拜公司关于被控侵权产品摩拜单车与涉案专利保护的电动车属于不同技术领域而不构成侵权的抗辩意见，一审法院不予采纳。

二审判决认为，主题名称本身并不是具体的技术特征，而是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象概括，是对专利技术方案的命名，因此其实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的技术方案本身产生了何种影响。本案中涉案专利权利要求1的主题名称为“一种电动车控制系统”，即指定了发明应用的领域是电动车，也说明了发明涉及的是电动车“控制系统”的改进。通过专利权利要求1记载的技术方案，尤其是特征部分“比对信号一致时控制器控制电动车的启动或/和多媒体播放”的记载，结合说明书中“本发明的目的是提供一种电动车控制系统及其操作方法，使用者可将存储在手机中的二维码图像对准摄像头，便可实现电动车的完全解锁，提升了防盗的性能，免去了使用者需携带钥匙启动的麻烦”“比对信号一致：控制器控制电动车启动或/和多媒体播放信号，电动车启闭控制器对电动车解锁”的内容，本领域普通技术人员能够清楚明确地得知主题名称是对发明涉及的电动车启动和解锁的技术方案的抽象和概括，而不仅仅是说明发明可能的用途。由于主题名称与技术方案之间这种抽象和概括的关系，反过来又构成了对发明技术方案的限定，即“一种电动车控制系统”就是电力驱动的车辆的启动和解锁系统。如被控侵权技术方案不属于专利主题名称所指定的应用领域和技术主题，自然也不会落入专利权利要求特征部分所记载的具体技术方案的保护范围。虽然“电动车控制系统”也具有锁定电动车的功能，仅在这个意义上来看，可以称之为“锁装置”，但“电动车控制系统”还更进一步指电力驱动系统的启动，在这个意义上而言，一审法院将其视为“锁装置”又不够完整准确。基于此，不能认为涉案专利权利要求1的技术方案完全能够脱离“电动车”而实施。因此，二审判决认为涉案专利权利要求1中所记载的主题名称“一种电动车控制系统”对于确定专利权保护范围具有限定作用，在侵权比对时应当予以考虑。

一、前序和主题名称的区分

在确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。认为前序部分具有限定作用，充分体现了对权利要求公示性的尊重，专利文件撰写人在专利申请阶段对于用语的表述应给予足够的注意。在侵权判定阶段认为前序部分具有限定作用，实际上与《专利法实施细则》《专利审查指南》一脉相承。权利要求的前序包含了主题名称，根据《专利法实施细则》，独立权利要求包括前序部分和特征部分，前序部分写明要求保护的技术方案的主题名称和发明主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征，特征部分写明发明区别于最接近的现有技术的技术特征，这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明要求保护的范围；《专利审查指南》规定，主题名称中的用途限定在确定权利要求保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响，如果其只是对产品或设备用途或使用方式的描述，则对产品或设备是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。换言之，如果主题名称并非只是对产品或设备用途或使用方式的描述，则对产品或设备是否具有新颖性、创造性的判断产生影响。

要理解权利要求前序部分及主题名称的法律地位或作用，首先必须明确前序及主题名称在专利权利要求中的结构位置。独立权利要求包括前序部分和特征部分，特征部分和前序部分写明的特征合在一起限定发明要求保护的范围。独立权利要求分两部分撰写的目的，在于使公众更清楚地看出独立权利要求的全部技术特征中哪些是发明与最接近的现有技术所共有的技术特征，哪些是发明区别于最接近的现有技术的特征。但毫无疑问的是，前序部分和特征部分被看作构成一个整体技术方案，而这正是专利所保护的客体。主题名称则是前序的一部分，有的权利要求中并不写明发明与最接近的现有技术所共有的技术特征，但必然有主题名称。主题名称是对发明技术方案的一个总体概括，主题名称应当能够清楚地表明权利要求的类型，还应当与权利要求的技术内容相适应。主题名称的限定作用与前序的限定作用，严格来说还不能一概而论，因为前序部分与现有技术共有的技术特征，毫无疑问应当作为技术特征而起到限定作用，其与特征部分载明的技术特征，应当具有同样的法律地位，但主题名称还并非如此，因此，笼统地说前序部分具有限定作用可能并不完全准确。主题名称是对发明技术方案的命名，其本身并非技术特征，这一点从其用语上即可知晓，赋予其限定作用，相当于赋予名称以技术特征的法律地位，就这一点而言，各国专利法的态度并不完全一致。

美国专利法上，前序的作用是识别发明的种类，通常只起介绍发明的作用，如果前序部分用语赋予权利要求以生命、意义和活力，或者其记载了权利要求中的核心结构或步骤，则前序部分具有限定作用，特别是当前序中的术语在特征部分出现或引用时,从语法上看前序对于权利要求是关键的，或者说前序对于理解特征部分是关键的，此时前序是整个发明技术方案必须的、确定的因素。当前序在申请过程中被用于区分现有技术时，其一般也被认为具有限定作用。但如果特征部分已经描述了一个结构完整的发明，前序只是陈述了发明的目的或用途，则前序无限定作用。只有在吉普森式(Jepson)权利要求中，基于前序部分包含发明结构特征并且其一般被认为属于现有技术，则前序一般具有限定作用。一般而言，前序撰写得越宽越好、越短越好，而不必将发明技术方案限定在特定种类的事物上。如果一定要给出一个一般化结论的话，那么依据过去十年来美国联邦巡回上诉法院的判决，前序部分大多被认为具有限定作用。德国专利法上，由于德国采用的是欧洲风格的专利权利要求，则其权利要求构成方式与中国相类似，即权利要求由前序部分和特征部分构成，而不像美国的专利权利要求由前序、连接词、特征构成，所以一般而言，前序部分自然具有限定作用。日本专利法也持相同的立场。

二、主题名称的限定作用

    由于前序部分包括主题名称和与现有技术共有的技术特征，实践中容易发生争议的是主题名称的限定作用。所谓的“主题”（subject matter），准确的法律术语翻译应为“客体”。专利权所要保护的客体是发明，是具备专利实质条件的技术方案，是一个抽象的但客观存在的事物，而不是具体化的实物产品、设备。主题名称，实际上是对整个发明技术方案的抽象的命名，因其概括和抽象，在用语上与技术特征存在区别，有时会体现具体的技术特征，有时又不会体现具体的技术特征，因此主题名称是否具有限定作用，应该分析它有无体现具体的技术特征、与技术特征是否有一定关联，如果本领域普通技术人员阅读权利要求之后，认为主题名称也体现具体的技术特征，或者说他在实施发明的时候会将主题名称一并考虑，则主题名称应当具有限定作用。值得指出的是，主题名称一般都是与技术特征存在密切的关联，由技术特征组合而成的技术方案很难脱离主题名称确定的技术领域而独立存在，因此，主题名称一般应当认定具有限定技术方案保护范围的作用，但此时并非认为主题名称就是技术特征，这种限定应当是一种对技术方案的总括性的限定作用，属于对技术方案适用技术领域范围的限定，而非技术特征的限定作用。形象地说，技术特征是“点”的限定，主题名称是“面”的限定，由于技术方案总是在一定的技术领域存在，它难以突破“面”的范围，因此主题名称一般是具有限定作用的，但这种限定作用不能与技术特征“点”的限定作用相提并论，除非主题名称也被认为是一种“点”的限定而被作为技术特征看待，但实践中这种情形是极为特殊、极为罕见的。

在具体案件中，首先应当把握的是本领域普通技术人员的视角。关于权利要求的解释，为什么要强调从本领域普通技术人员视角？现实中这样的人但很难具体确定，为了判断的方便，必须拟制出这样一个中等技术水平的人。为什么不是尖端的技术人员、也不是水平低劣的技术人员，而要以中等技术水平的普通技术人员作为判断的基准？因为专利制度目的是鼓励创新，创新成果产生后，应鼓励进入实施阶段，否则就没有意义，专利期限届满后，专利技术将进入公有领域，如果该技术方案很难理解，那即使专利权期限届满，对公众而言也没有什么意义，因此对专利权利要求、说明书、附图等专利文件的要求就是，本领域的普通技术人员阅读专利文件后就可以实施专利技术方案。对于跨域应用是本领域普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到，因此主题名称不具有限定作用的观点无明确的法律依据，并且其法理上也没有正当性基础，因而不足采纳。

其次，判断主题名称是否体现具体技术特征，可从以下方面考察。一是主题名称所记载的技术领域与特征部分所限定的技术领域是否相同。如果两者完全相同，则该权利要求所对应的发明技术方案及其涉及的领域是确定无疑的，并无必要认为主题名称没有限定作用。二是主题名称是否足够抽象和全面。如果主题名称概括得并不全面，即使其与特征部分所涉及的技术领域是相同的，由于主题名称并未准确体现发明的内涵，或过于宽泛，或过于狭窄，以此来限定权利要求的保护范围有所不公，这种情况下宜认定主题名称不具有限定作用。

再者，如主题名称具有以下特点，一般应认定其具有限定作用。一是主题名称被用于区分现有技术。无论主题名称抽象和概括的程度如何，如其被用于区分现有技术，意味着它具有了类似权利要求特征部分的地位或功能，则认定其具有限定作用具有合理性。二是主题名称和特征部分的术语之间具有重述或引用关系。权利要求的撰写讲求精确、精准、精炼，如果同一技术术语在主题名称和技术特征中重复出现，则它们之间互相解释、互为基础的可能性就大为提高，这种情况下，主题名称和特征部分从语义理解的角度就难以切分，本领域普通技术人员将其一体解读，无疑又具有了合理性。

三、等同理论是否适用

也有观点认为，本案一审判决从专利审查的新颖性、创造性视角评判能否从电动车领域联想到自行车领域，这为判断主题名称的限定作用提供了一个新思路；并认为这实现了对技术特征和主题名称的区别对待，对前者采用比较严格的等同判断标准，对后者采用适度灵活的新颖性、创造性判断标准，即鉴于主题名称是否为技术特征目前尚有诸多争议，故其限定作用不像技术特征那般严格，可以按照新颖性、创造性的标准判断从“电动车”领域到“自行车”领域的跨度大不大，即对本领域普通技术人员来说是否无需创造性的劳动就能够联想到。新颖性、创造性的问题与侵权判定是不同层面的问题，两者的标准是否可以相互援用，值得疑问。实际上，一审判决首先认为“电动车”作为涉案专利主题名称的组成部分，描述了涉案专利的使用方式，对涉案专利权的保护范围具有限定作用，但将涉案专利应用于自行车技术领域是本领域普通技术人员无需创造性的劳动就能够联想到的，因此不支持摩拜公司关于摩拜单车与涉案专利保护的电动车属于不同技术领域而不构成侵权的抗辩意见。一审判决似乎是借用了中国法院适用等同理论确定专利权保护范围时的“三基本一联想”判定标准，相当于把主题名称作为一项技术特征，然后类推适用等同理论将“电动车”认定为与“自行车”属等同特征。但是，将等同理论类推适用于主题名称，在法律上没有依据，在实践中可能导致专利权保护范围不当扩张。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第五条规定针对的是前序中的技术特征而非主题名称，主题名称一般不具有技术特征的法律地位，只有当主题名称的撰写方式使其相当于技术特征时，方能认为此时的主题名称起到了技术特征的限定作用，在实践中这种情况是罕见的，而等同理论只能适用于具体的技术特征已成公论，因此等同理论一般不能适用于主题名称。主题名称是对整个发明技术方案的抽象命名，有时体现技术特征，而有时又不会体现技术特征，但即使因主题名称体现具体技术特征而认为其具有限定作用，亦并非将其直接认定为技术特征，换言之，一般地认为主题名称具有限定作用，并非认为主题名称起到了技术特征的限定作用，而是认为主题名称已经限定了专利技术方案适用的技术领域，权利要求中的技术方案均是在该技术领域中存在，脱离了这一技术领域，技术方案即如同无本之木。前已述及，主题名称的一般性限定作用是一种总括性的限定，是对技术方案适用领域的限定，而非技术特征的限定作用，即主题名称是针对整个专利技术方案发生限定作用，这两种限定作用针对对象完全不同，因此对于主题名称一般不应有等同理论适用的空间，除非主题名称足以被认定为属于具体技术特征。

【案例索引】

一审：（2017）沪73民初278号

一审合议庭组成人员：王秋良、商建刚、胡波

二审：（2017）沪民终369号

二审合议庭组成人员：郭伟清、刘军华、徐卓斌

案例编写人：

上海市高级人民法院知识产权庭   徐卓斌

责任编辑 / 牛晨光

执行编辑 / 吴涛

⏩ 转载请标明本公号和二维码 ⏪

⏩ 评析部分仅代表作者个人观点 ⏪

推荐阅读

欢迎留言讨论